2025年7月，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）作出一项具有里程碑意义的判决：首次明确“审查历史放弃原则”同样适用外观设计专利。据此，法院撤销了此前地方法院认定Top Brand公司侵犯Cozy Comfort公司外观专利和商标权并判赔2100万美元的裁决。

这一判决不仅改写了案件走向，也为外观专利的申请与维权敲响了警钟。

一、案件回顾：从判赔2100万美元到翻案

1. 地方法院判赔2100万美元（2:21-cv-00597-SPL）

l  当事人：Cozy Comfort公司与Top Brand公司，均生产超大号连帽卫衣。

l  权利基础：Cozy Comfort公司持有美国第D859,788号外观专利（D788专利）及“THE COMFY”商标。

l  案件背景及经过（投诉下架-法院DJ-反诉）：Cozy Comfort在亚马逊投诉Top Brand外观侵权，平台下架15款卫衣链接。双方协商未果，Top Brand向亚利桑那州地区法院提起“确认不侵权之诉”，随后Cozy Comfort反诉Top Brand专利与商标侵权。

l  地方法院观点：未采纳权利要求文字限制性解释的主张；认为Top Brand产品在整体视觉效果上与D788专利高度相似，构成外观专利侵权，同时认定商标侵权成立，最终通过陪审团认定判赔2100万美元，并驳回其“不侵权”诉求。

2. 上诉与推翻（24-2191）

Top Brand不服上诉，CAFC的关键判断是：

l  明确“审查历史放弃原则适用于外观专利”；

l  Cozy Comfort在专利审查阶段为获得授权作出过区分陈述，相当于主动放弃了部分保护范围，因此不得再就这些要素主张侵权；

l  “Comfy”一词为描述性用语，并无消费者混淆证据，商标侵权不成立。

最终，CAFC全面撤销原判，2100万美元赔偿失效。

二、CAFC三步论证：为何推翻原判

联邦巡回上诉法院通过三步论证，最终推翻了地方法院的裁决：

1. 前提：上诉权仍然有效

Cozy Comfort主张Top Brand未在陪审团指示阶段提出异议，已丧失对“权利要求解释”的上诉权。但CAFC指出：Top Brand公司早在权利要求解释程序中就提出“应依据专利审查历史限制D788专利保护范围”，且法院已有驳回记录。因此，其上诉权仍然成立。

2. 关键：审查历史放弃原则同样适用外观专利

这是本案翻案的关键突破。Cozy Comfort公司主张“该原则仅适用于发明专利，外观设计专利的‘权利放弃’具有模糊性”，但CAFC明确否定其观点，并指出：

l  外观设计专利申请人在审查阶段为获得授权而作出的区分陈述，与发明专利的权利要求修改一样，均构成对部分保护范围的放弃；

l  一旦放弃，即对后续诉讼具有约束力，申请人不得“反悔”。

判例支持：

l  Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC：删除附图等行为构成放弃

l  Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.：法院可考虑审查陈述对权利范围的影响。

因此，本案中Cozy Comfort所作的差异性陈述，与主动删除附图效果相同，均是放弃部分保护范围。若允许Cozy Comfort公司在诉讼中“反悔”，主张已放弃的特征构成侵权，将严重违背专利审查的诚信原则，损害公众对专利文件的信赖。

3. 事实：被控侵权产品落入放弃范围，无法主张侵权

专利审查阶段，审查员曾以“该设计已被White专利（D728,900）公开”为由驳回申请。为获得授权，Cozy Comfort公司明确主张其设计与White专利存在三大核心区别，并据此放弃了相关保护范围：

l  口袋宽度及形状：White专利口袋宽度为衣宽的90%，而D788专利仅为1/3；White专利口袋的形状更具棱角且呈梯形，而D788专利接近正方形；被控侵权产品的口袋设计与White专利相似。

l  袖窿与口袋位置：White专利袖孔底部远高于口袋顶部，而D788专利低于口袋顶部；被控侵权产品的袖孔底部也高于口袋顶部。

l  下摆倾斜方向：White专利的下摆从正面到背面向上倾斜，而D788专利向下倾斜；被控侵权产品的下摆为并非向下倾。

因此无争议证据显示，Top Brand公司的被控侵权产品的上述三个特征恰好落入Cozy Comfort公司在审查阶段主动放弃的保护范围。根据禁止反悔原则中的“专利审查历史放弃原则”，Cozy Comfort公司无权再据此主张侵权。

4. 结论：无法得出侵权结论

外观设计专利侵权的核心标准是“普通观察者视角下的实质性相似”，且在进行该判断时，需结合专利审查过程中已放弃的权利要求保护范围。

CAFC指出：

l  被控侵权产品落入Cozy Comfort放弃的保护范围内；

l  Cozy Comfort未提出其他未被放弃的相似特征作为依据。

l  Cozy Comfort未主张整体布局会产生误导性相似的视觉效果；

l  Cozy Comfort的专家证言仅笼统称“实质性相似”，缺乏支撑。

CAFC 最终认定：即便从最有利于Cozy Comfort的角度解读证据，也不足以得出外观侵权结论。

三、删除设计未分案，维权反被卡死

此次CAFC判决中引用的Pacific Coast案，也是“禁止反悔原则”应用于外观专利的典型案例。

案件经过：

Pacific Coast在申请“船用挡风玻璃”外观专利时，一次性递交了7组设计。审查员认为不属于单一设计概念，将其拆分为5组。Pacific Coast选择保留组1（图1-6），主动删除其余附图，并最终获得授权（D070专利）。后续仅就组3（图8）提交了分案申请。

之后，Pacific Coast以D070专利起诉Malibu侵权。

法院观点：

法院指出，申请人的删除附图行为缩小了原始申请的保护范围，构成对其他结构的权利放弃。具体到本案，Pacific Coast删除了组5（图10-11，带舱口和两个椭圆形或矩形孔），却未及时分案。根据禁止反悔原则，Pacific Coast 已放弃这部分权利，而Malibu侵权产品也更接近于组5的设计，因此无权再主张 Malibu 侵犯该设计。最终Pacific Coast败诉。

启示：

这一案例提醒申请人：删除≠保留机会，一旦删除未及时分案，就可能永远失去保护。

四、申请人必看：规避风险的4条策略

禁止反悔原则明确适用于外观专利后，申请人需在申请阶段建立风险意识：

l  陈述宜简不宜繁：面对现有技术驳回，以“通过审查”为目标，仅明确“自身设计与现有技术的区别点”，不贬低现有技术、不过度解释“非必要创新”，避免扩大权利放弃范围。

l  附图与陈述对齐：外观专利附图是基础，确保文字陈述不与附图矛盾，比如附图含“袖口条纹”，就不要声称“创新点仅在衣身版型”，避免后续维权时袖口条纹的设计无法作为侵权比对依据。

l  删除设计要及时分案：如果合案申请中因限制要求导致部分设计被删除，务必及时分案，否则如果他人抄袭被删除设计，则无法主张侵权。

l  诉前自查审查历史：发起侵权诉讼前，全面梳理专利审查历史（含陈述、修改、放弃要素），确认被控产品是否落入“审查历史限制后的有效保护范围”。

结语

这起2100万美元判决的反转，是外观专利进入“精细化申请”时代的信号。

对申请人来说，“禁止反悔”不是枷锁，而是提醒——审查阶段的每一次陈述和修改，都是对未来维权的伏笔。

谨慎对待，才能真正让专利成为创新的坚实护盾。