摘要：别因小失大！美国专利“不可执行”理由需警惕。滥用小微实体身份省官费，可能赔掉整个专利！

在专利侵权案中，我们常听到“无效”、“不侵权”等防御策略。但在美国专利诉讼实践中，即便专利本身有效、侵权对比似乎成立，被告仍可能通过“不可执行”（unenforceability）这一“核武器”式的抗辩，击碎专利权人的主张。

研究显示有大约20%–40%的美国专利案件都曾提出过“不可执行”抗辩。虽然根据2011年Therasense案的标准，真正因“不正当行为”而最终导致不可执行的案例比例不高，但单单提出这一抗辩，就足以增加专利权人的诉讼成本和压力。

需要明确的是，“专利不可执行”与“专利无效”有着本质区别：

l  专利无效：意味着专利自始不存在，从法律根源上否定了专利的合法性；

l  专利不可执行：专利依然在法律层面“存在”，但由于专利权人在专利申请或维持过程中，存在欺诈、严重不当行为（Inequitable Conduct），法院判定其丧失了主张专利权益、追究侵权责任的资格。

用于专利不可执行抗辩的常见理由包括：

l  滥用小实体/微实体声明，获取不当费用减免

l  发明人身份造假

l  代理人签名造假

l  未如实披露影响专利性的相关信息（违反IDS义务）等

这些看似“程序性”的问题，实则十分致命。因为权利人通常意识不到，做好了一切维权准备后，被控不可执行导致竹篮打水一场空，还可能要赔偿被告损失。

因此，无论是作为被告（需审视原告专利漏洞，制定抗辩策略），还是作为专利权人（需自查专利合规性，规避风险），都需重视这些潜在问题。

今天，我们就从其中最常见、最容易被忽视的小实体/微实体声明滥用讲起。

一、实体标准：资格边界远比想象复杂

USPTO为不同申请人提供差异化费用减免：

1、大实体（无减免）

企业，且企业雇员规模超过500人。

2、小实体（减免60%）（满足以下任一条件即可）

l  个体自然人

l  雇员不超过500人的公司（含有关联的所有公司人数）

l  非盈利机构（例如：大学、科研机构、公立医院）

另外发明人/申请人未曾且无合同/法律义务将发明创造的利益转让、许可或以其他方式转让给任何非小实体的第三方。

3、微实体（减免80%）（满足以下全部条件）

l  符合小实体要求；

l  之前作为发明人或申请人提交的美国非临时专利≤4件（申请人和发明人分开计算，均不能超出，且第5件可以用微实体！）

l  每个申请人/发明人上一年的年总收入不超过美国中等家庭收入的3倍（每年9月中旬公布新标准，当前为241830美元≈172万人民币）。

l  发明人/申请人未曾且无合同/法律义务将发明创造的利益转让、许可或以其他方式转让给上一年总收入超过3倍中等家庭收入的实体。

从上面标准来看，实体状态判断不简单，需要注意太多细节，稍不留神就错报。

关键提醒：

ü  声明需“实时如实”：实体身份需在申请和每次缴费时如实声明。

ü  关联公司人数必算全：若申请人为公司，计算雇员人数时需包含所有关联企业（如母公司、子公司、同一母公司下的并列公司等），不可遗漏母公司。

（关联公司定义：①有隶属关系；②股权从属（控股≥50%）；③共同管理关联；④相同商业/经济利益；⑤合资企业；⑥其他关联关系。）

ü  利益转让义务要核查：通过审核相关的雇佣合同、合作协议等来判断是否有义务将发明创造的利益转让、许可或以其他方式转让给第三方。

ü  年收入标准每年更新：“美国中等家庭收入的3倍”，即最高合格总收入（maximum qualifying gross income）为动态标准，需每年核实；且企业申请人应注意计算的是“总收入”（非利润、非应纳税所得额）。

ü  状态变化需及时更新：一旦实体状态变化（如公司扩张、被大实体收购、转让/许可给大公司），申请人必须及时向USPTO更新实体声明及按变更后实体标准缴费。

二、官方态度：从“宽容提醒”到“强制处罚”

USPTO对小/微实体资格申报的监管，正逐年趋严，如今已从“善意提醒”转向“零容忍处罚”：

2021年9月8日：USPTO发现大量申请人（尤其中国申请人的外观专利）存在“不符合微实体资格却虚假申报”的情况，发布《确保微实体资格有效性》提醒，开启严格审核序幕。

此后，多名律师因协助虚假申报被处罚，甚至牵出多起专利欺诈案（如W&K律所3100件美国专利违规案）。

2025年6月12日：

USPTO发布通知明确：：

l  故意的虚假声明小/微实体资格属于不正当行为；

l  发现可能违规后，将发出付款不足通知及说明不应罚款的理由令，然后根据申请人回应及整个案件记录来评估是否罚款以及罚款金额；

l  罚金最低为“未支付费用的3倍”，仅在申请人能证明属于“善意错误”时可减免。

这意味着：实体声明滥用不再是低风险试错，而是高风险雷区。

三、案例深析：虚报实体资格的代价

案例1：Ulead Systems v. Lex Computer & Management（2003）

Lex在专利授权后将专利许可给Adobe等大实体公司，但仍以“小实体”身份缴纳维持费。后来在缴费延迟恢复时，继续声称符合小实体标准。

地区法院认为：Lex明知已不符合条件，却故意虚报，构成不正当行为，判决该专利不可执行、专利过期，并要求Lex向被告支付巨额律师费和诉讼成本！

联邦巡回法院则指出：在明知最初按照小实体缴费并非善意支付的情况下，请求更正错误费用（如果属实）将构成不正当行为。目前该案基于不正当行为的简易判决不当，因为关于Lex的欺骗意图存在实质性事实争议；错误支付小实体费用的行为可以被补救从而不会导致专利过期；最终撤销地区法院的判决，包括裁定支付律师费，并发回重审。

案例2：国内某公司批量起诉专利侵权案（2025）

国内某公司基于一项美国专利发起批量侵权诉讼，申请人为该公司，但该公司年收入已明显超出微实体“最高合格总收入”标准，却仍以微实体身份递交专利申请。其中一名被告在收到临时限制令（TRO）后，选择专业团队应对，发现该实体资格漏洞，结合专利无效和不侵权理由，迫使原告和解撤诉。

案例启示：

l  虚报实体身份不是“小错误”，而是可能被认定为不正当行为；

l  事后补救（如补缴费用）并不必然洗白，特别是在诉讼中暴露时，法院可能会认为缺乏诚信。

四、实务操作建议

l  实体评估要专业化：实体身份判定远非简单问答题，需注意诸多细节并逐条核实。

l  保留证据链：收入证明、雇员名单、转让合同等要留档，以便未来应对USPTO审查或对方质疑。

l  动态监控而非“一次性声明”：每次缴费前重新确认资格，特别是授权费、年费阶段。

l  及时更正与补缴：一旦发现之前申报错误或者资格变化，应立即向USPTO申报实体变更并补缴差额。在“善意错误”下，USPTO接受补救，但在诉讼阶段暴露会大大削弱说服力。

l  代理人职责不可忽视：代理人有提示和核实义务。若因代理人疏忽或默许提交虚假声明，可能连带承担执业风险。

结语：省下小钱，可能赔掉整专利

小实体/微实体制度的初衷是扶持创新，但若被虚报或忽视动态变化，就可能成为对方律师的“致命一击”。

一句话提醒：别因为想省一点官费，断送了整场诉讼的胜算。