恶意商标注册是一种非常恶劣的行为,一直令人深恶痛绝!
“Redmi”作为小米备受瞩目的商标之一,也遭受了恶意抢注。抢注者并未试图抢占小米在电子产品领域的商标权,而是选择了与小米核心业务不直接相关的类别进行抢注。小米败诉,这事也给小米带来了一定的困扰和负面影响。
中国红牛和泰国天丝为了抢夺“红牛”商标,合作伙伴一朝反目,纠缠7年之久!
也有跨境电商卖家本来使用得好好的商标,被为了恶搞竞卖、抢热卖链接、勒索钱财的无耻之徒恶意抢注,损失惨重……
为了营造良好创新环境和提高我国经济竞争力,我国严厉打击非正常专利申请和恶意商标注册行为。但目前,我国商标法并无防御性商标注册的制度设计,而短期大量申请注册商标行为,很容易被认定为是恶意注册。那如何判定这两者的区别?
本期分享的案例是极氪汽车的商标防御战,也希望能给卖家朋友们一些启发,假如遇到这种情况可以从什么角度自证,该如何解决?

吉利公司在2021年2月25日提出该商标的注册申请,于2021年09月11日被驳回。
随后吉利公司申请复审,理由是:该商标基于实际使用,已用于相关产品的宣传中;并且是基于经营范围申请并使用的等。
并提交了如下证据:申请人及官网介绍、新闻报道、车展报道、活动照片、申请人实际控股公司工商登记信息和列表、汽车行业他人品牌名下商标列表等。
2022年3月31日,国家知识产权局再次驳回,认为:申请人短期内大量申请商标注册,且证据不足证明其意图,明显超出正常经营需求,属于恶意注册,违反《商标法》第四条第一款规定,应驳回。
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吉利公司不服国家知识产权局作出的被诉决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。
在一审中,吉利公司除了提交“极氪”商标授权使用情况证据和极氪汽车销售、宣传和获奖情况等证据外,还提交了吉利公司在第18类“箱、包、伞”等商品上已实际使用诉争商标的证据,证明吉利公司在第18类箱包、伞等商品已经实际使用了诉争商标,并非不以使用为目的的恶意申请。
1.诉争商标在箱包、伞等商品上使用的框架合同、订单和发票;
2.吉利公司在极氪APP上销售标有诉争商标的箱包、伞等商品的截图公证书;
3.网络媒体2021年对极氪箱包、伞的部分介绍;
4.极氪APP部分箱包、伞等后台销售订单公证书



(图片来源于“极氪极物商城”小程序,仅供参考)
北京知识产权法院认为,商标注册应以真实使用意图为前提。吉利公司短期大量申请商标注册,但证据不足证明其出于真实使用意图,超出正常经营需求,属于恶意商标注册申请,应予以驳回。商标审查遵循个案审查原则,其他商标的注册情况与本案不同,不能成为本案申请商标获准注册的当然依据。驳回吉利公司的诉讼请求。
二审阶段,吉利公司提交了3份证据,证据一为北京知识产权法院作出的(2022)京73行初16296号一审判决书;证据二为极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书;证据三为部分复制摹仿“极氪”和“ZEEKR”商标注册列表。
上述证据一、二证明诉争商标不构成《商标法》第四条第一款规定,证据三证明其他主体于2021年4月开始在45个类别上申请“极氪之光”“ZEEMR”等商标,该种情况使吉利公司已实际投入使用的“极氪ZEEKR”商标存在无法获准注册和侵权的风险,可能面临重大损失。
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北京市高级人民法院认为,诉争商标“极氪”具有显著独创特征,但吉利及其关联公司在2020-2021年期间大量申请商标,涉及多类商品或服务。从申请的时间跨度、数量和商品或服务类别等方面分析,并结合吉利在评审阶段的证据,被诉决定认定诉争商标注册行为违反《商标法》第四条第一款并无不当。
但考虑到商标授权程序在本案诉讼中未终结,若不接受当事人补充提交的证据,显然不利于对当事人合法权益的保护,尤其是吉利公司在原审诉讼中提交的第三组证据中的采购订单、发票、“极氪”APP和“极氪订阅”APP,以及二审诉讼中提交的极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书等证据,足以证明诉争商标在第18类商品上进行了实际使用或具有使用意图,同时结合吉利公司自身企业规模、经营范围、经营发展所需等因素,足以证明其申请注册涉案诉争商标具有实际使用意图。可以推翻之前吉利公司恶意申请的结论。
北京市高级人民法院二审判决:一、撤销原审判决;二、撤销被诉决定;三、国家知识产权局就吉利公司针对第53870470号“极氪”商标提出的驳回复审申请重新作出决定。
短期内大量申请注册商标行为违反《商标法》第四条第一款之规定,需要同时满足“不以使用为目的”及“恶意”两个要件。
可以从以下几个层面考量:
1.申请人申请注册商标的具体情况
就短期内大量申请注册商标而言,可从时间跨度、数量、商品类别等角度进行。同时,审查申请人的商标创作来源证据或解释,而非抄袭他人商标或其他商业标识。
吉利及其关联公司在短期内申请了900+件商标,涉及多类商品或服务,其中“极氪”商标由吉利独创,在电动汽车等商品上已有一定知名度和影响力,具有显著特征。其他申请的商标也不存在复制、摹仿、抄袭或攀附他人商标或商业标识情形。
2.申请人的自身情况
申请人的自身情况指的是申请人申请商标的情况与其经营规模、经营范围、经营发展所需等是否匹配,是否超出申请人正常的生产经营需求。
吉利公司成立于2003年,注册资本为10.3亿元人民币,经营范围除涉及汽车领域外,还包括工程和技术研究和试验发展、电机制造、集成电路芯片等多个领域,经营范围较广,故吉利公司具备一定的经营规模和使用诉争商标的能力。正所谓打铁还需自身硬!
3.申请人是否具有真实使用意图的合理抗辩事由、提交商标使用证据的证明程度。
就短期内大量申请注册商标,若申请人证明其具有真实使用意图,则可以认定诉争商标的注册申请不构成《商标法》第四条第一款之规定。就具体举证要求,可以从诉争商标实际使用的证据和准备使用的证据两个层面考虑。
吉利公司已将诉争商标实际使用在本案指定的商品上,且提交过极氪ZEEKR天猫等网页公证书作为证据,证明其已在电商平台开通“极氪”品牌店铺,销售“伞”等商品。并证明了使用意图。
简单来说,就是使用证据、品牌实力和各种潜在证明,以及最基本的独创性。
不知道你是否有过被恶意抢注的经历?
在这里,我们给出了一些应对方法:
提前布局,做好防止抢注发生。
如若企业/卖家有进入海外市场的计划,要注意关注该国的商标申请公告,发现抢注及时提起异议或诉讼,将抢注扼杀在摇篮。
还有就是商标保护有类别之分,可在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行防御注册,做好商标布局,以免受到侵害。
已经获得注册的商标,可以申请无效宣告或撤销。
如果被抢注的商标已经过了公告期,获得核准注册了,此时可以请求宣告该注册商标无效或撤销。
提起诉讼。
根据不同国家或地区的商标相关法律,可以向当地法院或相关机构提起诉讼。
出资“赎回”注册商标。
放弃该商标。
对此,如果您也有要分享的经验,欢迎在评论区发表,彼此交流学习!